Jurisprudencia | Marcas “de hecho”: medida cautelar – procedencia. El titular de una marca “de hecho” tiene interés legítimo para solicitar una medida cautelar de cese de uso.
Jurisprudencia | Marcas “de hecho”: medida cautelar – procedencia. El titular de una marca “de hecho” tiene interés legítimo para solicitar una medida cautelar de cese de uso
“La Roche Posay Laboratoire Dermatologique y otro c/ Savant Pharma S.A. y otro s/ varios propiedad industrial e intelectual”, Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, Sala I, 31 de marzo 2021.
El 31 de marzo de 2021 la Cámara Nacional de Apelaciones revocó la resolución del Juez de Primera Instancia que desestimaba (i) una medida cautelar de cese de uso de una combinación de colores y signos distintivos para distinguir cremas para la piel, cabello y/o corporales y otros productos cosméticos; (ii) el cese de uso en publicidad y promoción de dichos productos por cualquier medio; y (iii) la tutela jurisdiccional de las marcas “de hecho”.
Aquí debajo reproducimos las marcas usadas por la actora vs. las usadas por la demandada:
vs.
El Juez de Primera Instancia que desestimó la medida requerida. Para así resolver, tuvo en cuenta el carácter innovativo de la medida, ponderó que los registros de marcas de la codemandada Laboratorios Szama en las clases 3 y 5 objeto de la presente acción fueron concedidos en 2020 y que la actora no tiene registrada la marca formada por los elementos distintivos. En este sentido, el juez tuvo en cuenta el sistema atributivo que rige en nuestro país y que la actora no había acompañado prueba bastante que demostrara el uso durante el tiempo suficiente para constituirse en una marca de hecho; señaló que la facturación contable y las imágenes de los envases acompañadas no resultaban idóneas a tal fin.
Por su parte, la Cámara manifestó que, no pudiéndose descartar el daño irreparable que invoca la peticionaria sobre la base del uso señalado, corresponde admitir la medida requerida (….). Toda vez que la propia ley de marcas -en su art. 4°- dispone que “para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere un interés legítimo… del oponente (el destacado pertenece al tribunal). De donde se sigue que el titular de una marca “de hecho”, empleada con las características antes descriptas, tiene derecho a peticionar el cese de uso de una marca similar o confundible, desde que el Tribunal, en numerosas ocasiones, ha reconocido valor a la marca usada (cfr. esta Sala, doctr. causas 1980 del 16.10.1987, 4979 del 05.02.1988 y 54653/95 del 27.06.1996 y 3063/07 del 19.04.2007, entre otras; Sala II, causa 4343 del 27.08.1993), lo que claramente significa que a su titular se le ha admitido la posesión de un “interés legítimo”, tal como lo exige la ley 22.362. Dicha solución que se desprende sin esfuerzo interpretativo del precitado art. 4°, encuentra también apoyo en el principio rector del anterior art. 953 del Código Civil receptado en el art. 279 del Código Civil y Comercial de la Nación que veda los actos inmorales o contrarios a las buenas costumbres (cfr. Sala II, causa 4343 del 27.08.1993 y esta Sala, causa 3063/07 del 19.04.2007)”.
Como consecuencia, teniendo en cuenta el alcance de las consecuencias que se podrían derivar para las accionadas del cese provisional en la promoción y el uso del conjunto en cuestión, como así también, los escasos elementos incorporados a la causa a fin de fijar el monto de la contracautela que prevé el art. 50 del ADPIC, la Cámara resolvió revocar la resolución apelada y, en consecuencia, ordenar a Savant Pharm S.A. y a Laboratorios Szama S.A. el cese de uso de la combinación de colores indicada en el pronunciamiento para distinguir productos dermatológicos y publicitarlos y fijar la contracautela en quinientos mil pesos ($500.000).
Finalmente, la Cámara ya ha reconocido el derecho a este tipo de medidas a los titulares de marcas “de hecho” con anterioridad, aunque por la propia naturaleza de las medidas cautelares de cese de uso de marca, que son medidas innovativas, su interpretación es restrictiva.